张玲玲 北京市高级人民法院民三庭法官
“中知法官论坛”是《中国知识产权》杂志（China IP）自2017年初重点打造的线下系列活动，China IP希望通过该活动搭建起法官与行业学者、专家、产业界交流互动的专业平台，针对行业热点、难点话题进行专业的探讨，引导行业更加良性有序的发展。在前三期“中知法官论坛”活动中，China IP均邀请到了来自审判一线的知名法官嘉宾，分享了热点的行业话题。
作为“第八届中国知识产权新年论坛”的特别安排，第四期“中知法官论坛”将讨论主题聚焦到企业最为关切的商标恶意抢注问题——司法审判中有关商标恶意注册的界定。与往届“中知法官论坛”只设定一位主讲法官略有不同，此次活动主办方邀请到三位来自审判一线的法官：北京高级人民法院知识产权庭周波法官，北北京市高级人民法院民三庭张玲玲法官，深圳知识产权庭陈洋法官，分别就“守住制止商标恶意抢注的边界” “商标注册制下恶意注册行为的司法判断” “商标恶意注册的司法规制”做了主题发言。
与此同时，论坛还特别邀请了中山大学法学院李扬教授主持讨论环节，与西南政法大学邓宏光教授，南京市中级人民法院民三庭庭长姚兵兵，北京知识产权法院芮松艳法官，广州知识产权法院佘朝阳法官，中关村远见知识产权创新研究院余晖院长，腾讯知识产权部徐炎总经理，就业内最为关心的商标恶意抢注的热点话题进行了热烈讨论。
本文根据张玲玲法官在第八届中国知识产权新年论坛暨2018中国知识产权经理人年会之分论坛“中知法官论坛（四）——司法审判中有关商标恶意注册的界定”上的发言稿整理，以飨读者。
张玲玲法官在第四期“中知法官论坛”上演讲
现场讨论环节
张玲玲：今天本着最大的善意跟大家探讨恶意抢注的问题，我的题目是“商标注册制下的恶意注册行为的司法判断”。
我们要从商标注册整体制度来考虑商标恶意注册问题，思考恶意注册行为为什么受到司法的关注，在司法实践中一线法官究竟遇到了什么问题，在具体案件中又是如何处理的。
首先对商标注册制进行一下梳理。我国实行商标注册制，相应的法条也规定的非常明确，包括《商标法》第3条、第4条、第6条，想要获得商标专用权必须进行注册。同时也规定在生产经营活动中有使用商标的需求才能注册，还有一些商标是必须获准注册才能够在商品上进行使用。对于未注册商标，如果不注册，即便达到了未注册驰名商标的程度，能不能获得赔偿在理论界还是有争议的。由此可见，商标注册行为是获得商标法保护的重要前提。
再看商标注册的基本原则，即《商标法》第7条规定的诚实信用原则，该法条能否单独适用来处理商标恶意注册行为，在实践中还有很多争议，但是该法条与其他条款并行适用的案例已经在司法实践中出现了。
《商标法》第9条对于申请注册的商标的要求，是具有显著特征并不与他人在先权利相冲突。既然已有明确的法律规制，实践中为什么还会发生如此多的恶意抢注行为？
对于恶意注册行为产生的原因，我们首先需要对恶意注册进行一下界定。今天我要讲的 恶意注册包括两种情形，一种是商标抢注，另一种是商标囤积。构成要件有四个：一，抢注他人在先权利或者权益，这种权利或权益一定是具有一定知名度或者具有显著性的标志。二，这种抢注行为并非以直接在生产经营中使用商标为目的。三，没有经过授权或者许可，利用了商标先申请先注册这样一种制度上的空白或者制度上的空间。四，主观上存在“搭便车”或者想通过囤积商标牟取利益的意图。
能够适用于商标恶意注册问题的条款，分为绝对条款和相对条款两类。《商标法》第10条、第11条就是绝对条款。虽然对于第44条“以其他不正当手段注册”是否属于绝对条款还未下定论，但目前司法实践中的共识是将它作为绝对条款来使用。相对条款主要涉及到《商标法》第13条、15条、16条、30条、31条、32条的前半句和后半句。
审判实践中遇到的商标恶意抢注案件，最为常见的都涉及到对商标近似的判断。
第一个案例，大家看这两个涉案商标（见图1）像不像？大家可能觉得不像。左边图片中黑字体是“芭比国际鼎”商标，由中文和英文组成，注册在娃娃玩具类上。右边图片是BARBIE，申请注册在果汁类上。商评委认为商标不近似，但是法院认为消费者一般会将右边图片中的BARBIE读为芭比，考虑到芭比在玩具上的知名度，会延及到果汁这种商品上会造成混淆。申请人为什么不将BARBIE使用在娃娃玩具上，因为在相同或类似商品上使用近似商标是不可能获得注册的。果汁饮料和娃娃玩具的消费者具有众多重合性，因此申请人的恶意程度是能够考量出来的。基于上述考量，法院认为这两个商标构成近似。这个判决里渗透着一个司法的理念，如果通过证据能看出申请人有要搭他人便车的主观意图，在判断两商标是否近似时，便会跨越同类商品的局限，对于商标近似和商品类似把握的尺度会松一些。
第二个案例，这两个商标是否近似（见图2）？左边是诉争商标Galitt，右边是引证商标Garrett盖瑞特，都是非固定英文含义的英文组合。商评委、一审、二审都认为两个商标不近似，最高院认为商标近似。一、二审法院认为，单纯从两个英文单词来比较，尽管有相同的字母，但是整体差异还是非常大的，一般消费者不会造成混淆。最高院认为，虽然英文中间不一样，但首字母都是Ga，尾字母都是tt，考虑到国内公众对外文的识别和认知能力，会将这两个商标认为近似，同时考虑到引证商标Garrett确实在国内具有较高的知名度，而这样一个臆造的词汇具有很强的显著性，因此容易产生混淆误认。基于上述理由，最高院认为两商标近似，否定了商评委、一审、二审的判断。这种英文商标在司法实践中非常多，最高院在如何判断商标近似上也渗透着遏制商标恶意注册的理念。
对商品近似程度的判断是一个客观事实还是一个法律事实？在已经具有明确的商品分类表的情况下，为什么还使用“相同或近似商品”的概念，直接将涉案商标与商品分类表进行对应不是更方便吗？因为个案案情是不同的，尤其是存在极个别的特殊案件，从而使用了“相同或类似商品”这样一个法律概念。
第三个案例，在“强鹿”商标案中，重庆美康公司申请在燃料、发动机油、除尘制剂、工业用蜡等商品上注册“强鹿JOHN DEERE”商标，美国迪尔公司在兵器（武器）用润滑油、夜间照明物（蜡烛）、工业用蜡等商品已注册“强鹿JOHN DEERE”商标（图3）。法院认为，“强鹿JOHN DEERE”商标具有较高知名度，美康公司没有任何正当理由申请注册“强鹿JOHN DEERE”商标，搭便车的主观意图比较明显，因此法院作出商品类似的判断。
第四个案例，这两个商标（见图4），左边黑色的脸谱标志申请在扳手、手工操作的千斤顶、锤等商品上注册，右边是Facebook的脸谱标志，Facebook是虚拟社区服务商。法院认为两个商品不类似，理由之一是Facebook并没有充分的证据证明其在中国大陆具有一定的知名度，在这种情况下这两类商品的紧密关联度较低，或者“搭便车”的主观意图不明显。
最后一个案例，在抢注驰名商标案件中，奥普案件比较具有典型意义。因为该案件在提出无效宣告时已超过5年，所以需要判断诉争商标申请注册时是否具有主观恶意。诉争商标申请注册的商品是基础建筑材料，具有高知名度的引证商标奥普注册在热气沐浴装置、浴用加热器等商品上。商评委、一审、二审在知名度问题上达成了共识，都认为奥普商标在诉争商标申请注册之时已经达到驰名商标的程度，分歧点在于诉争商标申请注册时是否具有恶意以及如何判断恶意。
商评委认为不应该无效宣告，不能因为诉争商标申请人申请注册在基础建筑材料这类相对较远的商品上，就认为他利用了商标分类注册制而具有恶意，同时诉争商标注册已超过5年，形成了稳定的市场格局，从这两个角度分析，不应该宣告无效。
但是，一审、二审法院最后作出了无效判决。理由有四：
第一，奥普商标本身是一个显著性极强的商标，并且不是通用的词汇，虽然诉争商标申请人辩称是基于普及奥运会的考虑才使用该词汇，但法院认为这种解释的正当性不足。
第二，诉争商标申请人和引证商标权利人同处一个省市，距离200公里左右，具有相同的市场范围，诉争商标申请人应该知晓对方拥有这样一个知名度非常高的商标。
第三，诉争商标虽然注册很早，但是一直没有使用，直至2009年浴霸产品和集成吊顶的出现使得基础建筑材料和具有淋浴功能的产品相结合，此时诉争商标才开始大量使用在基础建筑材料上。虽然诉争商标申请人不会在其销售的浴霸商品上使用奥普商标，但在浴霸吊顶集成电板上会使用奥普商标，一审法院考虑到吊顶产品的出现使得这两个原本相对较远的商品具有了紧密联系。但在这点上二审法院认为一审法院的思路不正确，二审法院认为，不应该因后续产品的发展使两商品具有紧密关系，就认定诉争商标申请注册时此种联系就存在，对两商品紧密程度的判断还是应该回到5年之前，不过二审法院认为即使在诉争商标申请注册时两商品也具有相当程度的紧密联系，最后作出了两商品类似的判断。
第四，诉争商标申请之后没有使用，中间多次易手，2009年之后突然大规模集中使用，存在搭便车的主观意图。
基于以上四点考虑，认定诉争商标申请人在注册时存在恶意，商标应予无效。
在先权利案件在司法实践中非常多，尤其以在先注册权最为典型。
大家看一下我们受理案件中的两个商标（见图5），左边的商标能否构成美术作品？我们认为这种情况下很难构成著作权法意义上的美术作品，同时也不能提供充分证据证明原告在诉争商标申请之前已经是这个所谓的作品的权利人或者利害关系人，因此我们没有用在先著作权给予保护。最后这个案件我们判定无效了，原因是诉争商标的权利人同时申请了30多件商标，其中20多件是与他人的知名商标相近似，认定权利人具有恶意抢注，最后判定无效。
需要注意的是，在知道或者能够感知到诉争商标申请人有恶意，但又需要与其他法律制度相衔接时，不能因为遏制恶意注册而去损害其他制度的基本架构。
关于在先使用并有一定影响的商标，在《商标法》第32条后半句给予了保护，保护的主要目的是遏制抢注行为和仿冒行为。但是《商标法》也规定，如果注册商标人发现他人有在先使用并有一定影响的商标，应当给予在先使用人留有一定空间，在原有范围内可以使用，但可以要求其附加适当区别标识。这三条规定对司法实践的影响是非常大的，如何在同一制度下比较和谐地适用这三条，确实需要司法具有一定的智慧。
我院受理的案件中，有一件是中国河北某公司与科威特石油公司的商标纠纷案件（见图6）。河北公司注册了科威特石油公司的商标，如果按照在先使用并有一定影响的客观判断标准，科威特石油公司的商标需要在中国大陆地区使用并有一定影响，但现有证据无法证明达到该标准。而诉争商标和科威特石油公司的商标一模一样，法院询问诉争商标申请人为何申请注册与科威特石油公司相同的商标，诉争商标申请人没有作出合理解释，并且诉争商标也是申请注册在石油领域，基于此法院在“具有一定影响”的判断标准上适当降低最终作出诉争商标无效的判决。
法院在判断商标恶意抢注时的考量因素有：一，商标标识本身的显著性、知名度；二，诉争商标和引证商标的近似程度，包括商品的关联程度，即便在商标分类注册制下，也要考虑这两个商品之间的关联程度，以及诉争商标申请之后的使用方式和使用情况。
有几个问题在实践中一直困扰着我。第一个问题是关于商标近似、商品类似与恶意的关系到底是什么。新的商标授权司法解释出来之后，很多人认为对商标类似的判断可能回归到具体的判断程度，但要以混淆为判断标准。在能够看出具有恶意的情况下，能否将商标近似的尺度进一步扩大？如果可以，在驰名商标尚且不能全类保护的情况下，怎么平衡这种制度之间的关系？实践中，商评委很多决定将离得比较远的商品都认为是类似商品。
第二个问题是关于在先使用并有一定影响的与恶意抢注的关系。《商标法》规定，保留在先使用并有一定影响的商标可在原有范围内使用，该如何平衡在先使用与在先申请的关系？同时《反不正当竞争法》中也规定“一定影响”，《商标法》的“有一定影响”和《反法》的“有一定影响”是什么关系？有没有相对一致的考量因素？
第三个问题是关于在先权利，如何实现《商标法》与其他法律规定的权利或权益的衔接。
第四个问题是关于大量注册与恶意的关系。如何界定大量注册？达到什么数量才属于破坏了商标注册制度，造成了秩序的混乱？这些问题都需要我们进一步梳理和思考。
我国现行《商标法》规定先申请先注册制，以及分类注册制，没有使用要求，没有数量限制。为了平衡此制度下带来的负面效果，我们适用了“在先使用并有一定影响”，适用了“在商标有知名度情况下，对商品或商标近似的认定赋予一定的自由裁量权”，还对其他不正当手段囤积商标的问题也进行了考虑。在未改变商标分类注册以及先申请先注册制的情况下，这些手段能否在《商标法》体系内部解决制度运行带来的负面代价，可能需要我们在具体案件中充分发挥司法的智慧，来实现彼此的平衡。谢谢大家，不当之处请大家多指正。